美国律师详解FRAND原则的应用

在轰动一时的华为公司诉美国交互数字集团一案中，华为要求被告按照FRAND原则确定相关标准必要专利的许可使用费率。在该案中，“标准必要专利”和“FRAND原则”这两个词被反复提起。那么，标准必要专利的构成要素是什么？标准必要专利在许可时所遵循的FRAND原则是指什么？如何确定FRAND原则下的专利许可使用费率？日前，在北京举行的一场讲座中，来自美国飞翰律师事务所的柏特里克·奥赖利（D. Patrick O’Reilley） 律师对有关标准必要专利的诉讼情况与FRAND原则在美国法律实务中的应用进行了详细介绍。

标准使用者的诉讼策略

所谓标准必要专利，是指要达到某一行业标准的要求而必须使用的专利。为了避免持有标准必要专利的成员利用这些专利强迫第三方进行不公平交易，行业标准制定组织通常会要求它们的成员同意在对这些专利进行许可时遵循“公平、合理、非歧视”的原则（即FRAND原则）。

在实践中，经常会有标准使用者与标准必要专利的持有者由于未就许可费率达成一致而引发官司的情况发生。柏特里克·奥赖利分析，在这些案件中，标准使用者的诉讼策略主要有以下两种方式：

首先是诉对方垄断。目前尚无判决支持这一抗辩，但法院已经允许提交该抗辩理论。如在加拿大移动研究公司（Research in Motion Ltd，下称RIM公司）诉摩托罗拉公司的案件中，RIM公司因为摩托罗拉公司拒绝按照FRAND原则进行专利授权，便以摩托罗拉公司违反反垄断法为由对其提起诉讼。美国德克萨斯北部地区法院审理了该案，法院认为，如果RIM公司接受摩托罗拉公司的非FRAND原则，将导致其丧失市场竞争力；如果RIM不接受摩托罗拉公司的非FRAND原则，将使其不能使用该标准。而二者造成的后果相似。因此，摩托罗拉公司作为标准必要专利的持有者，有能力消除或损害市场竞争。

第二种策略是诉对方违反合同。标准使用者诉称专利权人违反其与标准制定组织之间的合约。在苹果公司诉摩托罗拉公司一案中，由于摩托罗拉公司向电气和电子工程师协会和欧洲电信标准化协会作出了FRAND承诺，美国威斯康辛西部地区法院认定摩托罗拉公司作出了具有合同效力的承诺，即按照FRAND原则对其专利进行许可。由于苹果公司采纳了该标准，法院认定苹果公司是该合同的第三方受益人，因此可以要求摩托罗拉公司执行该合同。

FRAND原则下的许可费率

柏特里克·奥赖利律师指出，标准制定组织虽然要求成员按照FRAND原则进行专利许可，但并没有规定应如何按照FRAND原则确定相关许可使用费率，从而将这一问题留给了法院或监管机构。2013年，美国两家法院对FRAND原则下的许可使用费率进行的阐释具有典型意义。

首先是微软公司诉摩托罗拉公司案。摩托罗拉公司持有针对H.264标准和802.11标准的标准必要专利，并坚持要求微软公司以2.25%的费率向其支付许可费。微软公司不能接受，随后起诉摩托罗拉公司。在确定FRAND许可费率时，法院注意到，微软公司还需要从涉及该标准的其他专利权人处取得授权。因此，法院在裁决时考虑了涉及H.264标准的标准必要专利所组成的专利池，而且认定该专利池的许可使用费率应低于双方自行协商所达成的费率。同时，微软公司的内部备忘录中表明，微软公司按该类专利池的许可费率获得授权后，其获得的利益为许可费的3倍。因此，法院将H.264专利池的许可使用费率提高至原来的3倍作为双方本应协商达成的费率，约为每单位0.555美分。同时法院也认定，该专利池的创立者意图将许可费上限定为每单位1.5美元。如果摩托罗拉公司为该专利池会员，则其可分得的许可费为每单位5.463美分，因此将其乘以3倍之后作为许可费的上限，因此FRAND原则下的费率为每单位0.555美分至16.389美分，对802.11标准的相关专利许可费率确定方法与之相似。第二个案件是革新公司（Innovatio）专利诉讼案。Innovatio指控多家企业在向客户提供互联网连接服务时存在侵权行为。而被诉企业的网络设备制造商（思科等）随后起诉Innovatio，请求法院下达确认不侵权判决。在确定标准必要专利的许可费率时，法院选择以相关设备中使用的芯片的价格来决定许可费基准。法院认定，每颗芯片的利润约为1.8美元，同时又援引一篇文章的观点，认为在电子专利中，重要性居于前10%的专利所具有的的价值占所有相关专利价值的84％，而之前法院已经认定Innovatio的专利均属于重要性居于前10％的专利，因此法院将1.8美元乘以84％，算出每颗芯片应支付1.51美元。而在该标准中，重要性居于前10%的专利共有300项，Innovatio持有其中的19项，因此按比例确定Innovatio收取的专利许可费率应为每单位产品9.56美分。

中国企业的应对之道

在上述两个案件中，柏特里克·奥赖利律师指出，法院最终认定的标准必要专利许可费率都相对较低。

随着中国成为全球最大的出口国，越来越多必须遵守行业技术标准的产品被销售到美国。那么，中国企业在与标准必要专利持有人进行谈判时应当注意些什么问题呢？美国飞翰律师事务所的朱韶斌律师在接受中国知识产权报记者采访时表示，微软公司和革新公司案的判决，为标准必要专利持有人和潜在的被许可人提供了有益的指导。当收到标准必要专利持有人发来的许可函时，中国公司可以根据这些案件中法院确定FRAND专利许可使用费率的考量因素，制定相应的应对策略。例如，中国公司需要聘请经济、技术专家，来评估相关专利组合整体对技术标准的重要性，组合中标准必要专利对技术标准的重要性，组合整体对被诉侵权产品的重要性，类似专利的许可费率，以及有无替代技术等因素。根据专家的意见，中国公司可以制定相应的谈判策略，争取对自己有利的、符合FRAND原则的专利许可使用费率。如果谈判失败，中国公司可以根据垄断理论或违反合同理论，起诉标准必要专利持有人，让法院确定符合FRAND原则的专利许可使用费率。（记者 赵世猛）

 

 

（编辑：刘珊）

 

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