抗辩美国标准必要专利诉讼的策略

随着中国成为全球最大的出口国，越来越多必须遵守行业技术标准的产品被销售到美国，中国企业面临的由标准必要专利引发纠纷的风险也越来越大。笔者对美国法院和政府机构近年就标准必要专利作出的裁决和政策进行解读，希望能为中国企业在此类案件中如何抗辩和应对，提供有益指导。

美国法院和政府机构近年就标准必要专利作出的裁决总体上是基于下列理论：

第一，专利滥用理论。美国联邦巡回上诉法院在2010年Princo公司诉美国国际贸易委员会（ITC）一案中裁定，当专利持有人利用专利，将反竞争效果不正当地扩大到专利授权的内容范围或时间范围之外，则构成专利滥用，使专利不具有执行力。因此，如果标准必要专利所有人要求中国企业对超出专利保护范围的产品或过期专利支付专利许可费，或者要求中国企业取得非标准必要专利的许可作为取得标准必要专利许可的前提条件，中国企业可以提出专利滥用抗辩，请求法院裁定其标准必要专利不具有执行力。

第二，反垄断理论。联邦第三巡回上诉法院在2007年博通诉高通一案中裁定，如果标准制定组织在标准必要专利所有人的参与下制定了标准，那么第三方有权就标准必要专利所有人未兑现按照合理与非歧视（RAND）条款许可其专利的承诺，从而违反反垄断法的行为提起诉讼。中国企业可以根据谢尔曼反垄断法第二条，反诉标准必要专利所有人不合理地利用其标准必要专利，对消费者抬高价格，排除愿意在RAND条款下接受专利许可的企业，垄断相关市场。

第三，违反合同理论。一些美国法院认为，标准必要专利所有人对标准制定组织的RAND承诺是具有约束力的合同，必须按照RAND条款许可其标准必要专利。在当事人不能就公平、合理和非歧视的许可达成一致的情形下，法院可能是裁判许可条款的唯一机构。因此，中国企业如果被标准必要专利所有人状告专利侵权，在以下情形下，可以作为第三方受益人反诉标准必要专利所有人违反了其对标准制定组织承诺的合同义务：标准必要专利所有人违反诚信原则，提出的许可费率超过了RAND许可费的合理范围；违反了非歧视条款；在没有许诺许可标准必要专利的的情况下向标准执行人发出停止使用标准必要专利的通知函，对标准执行人提起诉讼，或寻求禁令救济。例如，在2013年微软诉摩托罗拉一案中，华盛顿州西部联邦地区陪审团裁定，摩托罗拉违反了基于RAND条款许可其标准必要专利的义务，要求其向标准执行人微软支付近1150万美元的补偿性损害赔偿金和超过300万美元的律师费。

第四，违反禁止不公平竞争规定理论。在2012年收购摩托罗拉移动后，谷歌针对据称“自愿被许可方”侵犯了负有公平、合理与非歧视（FRAND）条款义务的标准必要专利，向美国法院和美国国际贸易委员会（ITC）申请禁令和排除令。美国联邦贸易委员会（FTC）指控该行为使谷歌-摩托罗拉移动获得过度影响力并利用专利把标准实施者排除在市场之外，违反了《联邦贸易委员会法》第五款（美国法典第十五章第四十五款）关于禁止不公平竞争的规定。2013年7月24日，FTC签发了一份修正后的关于处理谷歌-摩托罗拉移动相关事宜的同意令，要求谷歌必须满足特定要求后才能针对负有RAND义务的标准必要专利侵权行为申请禁令或排除令。这些特定要求包括为潜在被许可方（Potential Licensee）提供一份书面要约，其中包含授予其标准必要专利许可所需的所有实质性许可条款。因此，如果标准必要专利所有人没有提供在RAND条款下许可其专利的书面要约，而向美国法院或ITC申请禁令或排除令，中国企业可以向FTC申请针对标准必要专利所有人违反了禁止不公平竞争规定的调查，促使其和解。

随着越来越多必须遵守技术标准的产品进入美国，中国企业面临越来越高的专利侵权风险。了解近年美国法院和政府的裁决，对中国企业在走出去的过程中有效规避风险，以及在成为被告时，根据案情的具体情况，制定相应的抗辩策略有很大帮助。

（朱韶斌 王宁玲，作者王宁玲系美国飞翰律师事务所驻上海代表处管理合伙人，朱韶斌系美国飞翰律师事务所律师）

 

（编辑：刘珊）

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