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【国家知识产权示范企业典型案例】天威公司:循专利规则 止跨国纠纷

发布时间:2021/11/15 2:01:19 来源:中国知识产权报

  “美国国际贸易委员会(ITC)投票决定对特定笔记本电脑、台式机等启动‘337调查’,我国企业被列为被告。”“ITC正式对植绒拭子及其下游产品和方法启动‘337调查’,江苏、湖南等地企业被列为被告。”……连日来,中国贸易救济信息网上不断发布的“337调查”公告,引发了部分中国企业对涉外知识产权纠纷的忧虑。

  如何有效应对“337调查”?珠海天威飞马打印耗材有限公司(下称天威公司)从应诉过程中总结了经验,该公司相关负责人建议,涉外企业应坚持自主创新的同时,尊重知识产权,学会尊重和运用知识产权规则,积极利用内外协作等手段,理性应对涉外纠纷,如此方能赢得“337调查”,为企业“出海”扫除隐患。

  依托专利布局 赢得海外诉讼

  天威公司成立于1995年,主要生产与原装打印机配套的色带、墨盒、激光碳粉盒等通用耗材及3D打印相关设备和耗材,是一家实现原材料、零部件、成品整体产业链垂直整合一体化的大型企业,生产、销售打印耗材领域九大类过万款产品,拥有“天威”“Print—Rite”等商标,产品远销全球150多个国家和地区。2017年,天威公司被评为国家知识产权示范企业。截至2021年4月,天威在全球范围内共提交了1984件专利申请,专利“墨盒装置”获第九届中国专利金奖。

  2018年2月,佳能公司以9件涉及“硒鼓及其组件”的美国专利被侵权为由,请求ITC对天威公司在内的多家通用耗材厂商及经销商发起“337调查”,并请求ITC发出普遍排除令或有限排除令等,以禁止所有与涉案专利相关的硒鼓及组件产品进入美国市场。

  “美国是天威公司在内的原装耗材厂商与通用耗材厂商的重要市场,天威公司生产的兼容耗材60%出口美国市场。然而,自2006年开始,直接涉及我国打印耗材企业的已结案‘337调查’便有10起,共发布了7个普遍排除令,使大量我国通用耗材产品‘无缘’美国市场。如果不能有效应对本次‘337调查’,将对行业产生更多不利的影响。”天威公司相关负责人表示。

  随后,ITC立案。接到起诉后,天威公司第一时间做出反应,对被控产品、被控专利进行分析,对客户及交叉客户关系等进行了全面的案情梳理。得益于此前天威公司的创新设计及知识产权布局,经过内部深入研究讨论后,天威公司坚信自己的产品不侵权,决定积极应诉。

  2019年3月,ITC作出了初步裁决,认为天威公司等被告的产品不落入涉案专利的保护范围,裁定被告不侵权并结束调查。此后,诉争双方展开了“拉锯战”。2020年4月,美国联邦巡回上诉法院终审宣布维持ITC的不侵权裁定,这也标志着以天威公司等为应诉代表的中国兼容耗材企业赢得了此次“337调查”的胜利。

  “在该案诉讼过程中,天威公司还对产品开展了进一步的创新设计,并对这些创新成果进行了国内外专利布局。”天威公司相关负责人表示。

  做好内外协同 解决跨国纠纷

  面对“337调查”,天威公司本着尊重原装耗材厂商的知识产权及对经销商负责的态度,最终确定采取积极应诉的同时寻求与请求人谈判,为诉争双方争取更好的解决方案。

  在组建律师团队方面,天威公司采用美方律师前线主导,中方律师后方辅助的应诉团队策略。在国内,天威公司聘请了在打印耗材相关专利诉讼领域具有多年实务经验,并对该领域“337调查”有实战经验的专利侵权判定咨询专家。国外方面,天威公司聘请专业律所的律师,负责进行制定应诉策略,起草答辩意见,寻找专家证人,协调客户涉案产品的应对处理以及创新设计分析确认等工作。

  “国内知识产权专业团队熟悉企业的技术和产品,而国外律师团队熟悉国外的知识产权制度和诉讼制度。因此,两者强强联合,更有利于应诉,同时控制了应诉成本。此次‘337调查’,国内律师与美国律师密切合作,尤其在无效分析等具体工作方面,国内律师给予了美国律师重要支持,节省了美国律师的大量时间和精力,为其全身心投入诉讼扫除了后顾之忧。”天威公司相关负责人介绍。

  通过总结此次“337调查”案,上述负责人表示,国内企业在应对海外的知识产权诉讼时,首先要做到“打铁还需自身硬”,同时要善于运用知识产权规则,利用国内外律师协同等手段应对海外知识产权纷争,从而增加获胜把握。他认为,此次纠纷案的胜利对于一直饱受“337调查”困扰的国内兼容耗材行业企业具有一定借鉴意义,同时天威公司也希望通过此案,为国内涉外企业应对“337调查”提供应诉新思路。(本报实习记者 赵俊翔)



  (编辑:侯岭)

  (中国知识产权报独家稿件,未经授权不得转载)

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